美國專利法第101條

1、比爾斯基案是什麼

比爾斯基在1997年4月10日向美國專利商標局提交了一個規避商品交易風險的方法專利申請，其核心權利要求包括三個步驟：（1）在商品提供者和消費者之間以第一固定比率發起一系列交易；（2）識別對於所述商品相對於所述消費者具有反向風險位置的市場參與者；（3）在所述商品提供者和所述市場參與者之間以第二固定比率發起一系列交易，使得所述一系列市場參與者的交易與所述一系列消費者的交易的風險位置相互對沖。該方法利用了經濟領域中的對沖原理來規避能源交易市場中由於價格波動引起的風險。這個專利申請被美國專利商標局根據《專利法》第101條屬於不可專利的主題為由而駁回，在隨後的上訴中，美國專利申訴與抵觸委員會維持了該駁回決定。

2007年比爾斯基又上訴到美國聯邦巡迴上訴法院，2008年10月30日，該法院作出判決仍然維持駁回。聯邦巡迴上訴法院發展了美國聯邦最高法院在Diehr案和Benson案中的邏輯，認為如果對一種基本原理授予了專利權，這個專利將會壟斷該基本原理在所有用途上的創新，會對整個社會的創新能力形成不恰當的阻礙而非推動，而這違反了美國《專利法》的立法主旨：推動科學和有用技術的進步。因此只有將基本原理應用於某一具體用途的發明才可以被授予專利權，因為這不會對應用該原理的其他發明造成阻礙。而本案中規避交易風險的方法本質上是一種利用對沖原理的數學演算法，如果對這個方法授予了專利權，那麼這個專利將會壟斷了在風險管理領域使用這個數學演算法的所有可能的應用，因此該方法不屬於可專利的主題。該法院還進一步凝煉出一個測試方法流程的可專利性的原則：

（1）是否被捆綁到一個具體的機器或裝置之上，或（2）是否將某一物質轉換為另一種狀態或物質，如果符合上述任一條件，這個方法就屬於《專利法》第101條規定的可專利主題。即一個方法必須作用於具體的設備，或者作用於具體的物質並改變其形態，才屬於《專利法》保護的對象。聯邦巡迴上訴法院的這個判決是對州街銀行案判決的一個重大逆反，對專利領域和商業領域都產生了巨大的震動，這個判決背後有其深層次的現實原因。

2010年6月28日，這個本世紀爭議最大的判決終於被公布，以五票對四票的微弱優勢將商業方法保留在可專利的主題內。該判決重新解釋了美國《專利法》中對方法的定義，認為在《專利法》第273條(b)(1)中提供了對專利侵權進行現有技術抗辯的權利，其中的「方法」包括了「進行或從事商業的方法」，由此最高法院肯定了「商業方法」也是一種《專利法》意義上的「方法」，不屬於《專利法》應當排除的類別，在某些條件下甚至是可能被授予專利權的。但是就「機器或轉換」測試而言，在當前生物技術、納米技術日新月異的信息時代，該測試並不是判斷所有方法流程是否具有可專利性的唯一標准。對於本案，最高法院認為比爾斯基申請的風險規避方法是一種數學演算法，屬於不可專利的主題。這個判決雖然維持了聯邦巡迴上訴法院的判決結果，但在判詞中卻對聯邦巡迴上訴法院的判決依據進行了顛覆。最高法院的判決不但沒有在「機器或轉換」測試的基礎上進一步宣布商業方法不具有可專利性，反而退卻了一步，肯定了商業方法專利的法定地位，並推翻了「機器或轉換」測試作為判斷可專利性的唯一標准。

2、如何運用美國專利復審制度

美國專利審查制度：
(1)先發明原則
所謂先發明原則是指同樣的發明創造的專利權授予最先作出發明的人。它與先申請原則截然不同，後者規定同樣的發明創造的專利權授予最先提出申請的人（自然人或法人）。當今世界上只有美國和菲律賓採用先發明原則，而其他專利局均採用先申請原則。
(2)專利類型
中國專利法包括發明、實用新型和外觀設計三種。而美國專利法保護的范圍包括實用專利（utility patent）、植物專利（patent for plant）、外觀設計（patent for design）。需要注意的是，美國的實用專利絕不是實用新型，而是除了植物專利和外觀設計之外其它專利的統稱。作為農業大國，美國對植物領域的發明格外重視，不僅將植物專利單獨列出，而且在申請和保護方面作了很多專門適合於植物發明的規定。中國專利法第25條將植物新品種列為不可獲得專利保護的范圍，但美國的植物專利中並沒有排除植物品種。美國不保護實用新型專利，但這並不是美國的獨特之處，因為世界上不保護實用新型的專利局還有很多。
(3)可獲得專利保護的主題類型的范圍
美國專利法第101條規定：任何人發明或發現任何新的且有用的方法、機器、產品、或物質的組分、或對它們的任何有用的改進，都可以因此而獲得專利權，只要其符合授權的條件和要求。包括SIPO在內的絕大多數專利局都不保護軟體、商業方法和互聯網方法，唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。美國的專利法也保護動植物新品種。然而，美國法42 U.S.C.2181(a)將用於武器的核材料和原子能排除在專利法保護的范圍之外。
(4)全審查制及臨時申請
與中國不同，美國的正式專利申請，無論是實用專利還是植物專利都要受到實質審查。然而USPTO於上世紀末推出一種臨時申請（provisiona;application）。對這種臨時申請不進行審查，但在一年內必須轉成正式申請，或者以此臨時申請為優先權提出新的正式申請。由於不對臨時申請進行審查，所以臨時申請的要求比較低，發明人可以在發明沒有完善的情況下提出臨時申請，在一年內完成了發明後再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年後沒有再提出正式申請，則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。
(5)申請手續
由於美國實行的是全審查制，所以在申請美國專利是不許要提交實質審查請求書。以前美國專利沒有早期公開，只有授權後才公布，現在USPTO也採用了專利申請的早期公開制，但是申請人可以要求不公開。如果要求不公開，則要提出不公開請求。按照美國專利法，申請人必須是發明人。因此，在申請美國專利時需要宣誓或提交聲明，表示自己是原始的第一發明人，同時表示自己對申請文件負責。
(6)文件撰寫方法
美國的專利文件撰寫與中國基本相同。雖然在說明書中沒有要求技術領域，但這實際上是說明書開頭不可避免的。美國的專利說明書開頭要求說明關聯申請參見，如果是聯邦政府資助項目，也需要在開頭說明。美國的權利要求書撰寫不要求兩段論。這樣便於起草，但給審查和訴訟階段帶來困難。
(7)獨特的分類系統
美國專利制度還有一個主要的特點，那就是其基本上不採用國際專利分類，而是一直沿用自己的專利分類，即使受到國際協議的約束，USPTO也只是將美國分類號用計算機系統轉換成IPC分類，標在其專利文獻的首頁。

3、美國的專利檢索系統中有：102(e) date、371 date、 371 application等等這些是什麼意思？

371 date——PCT國際申請 根據美國專利法 371條（C)款 進入美國國家階段的申請提交日。美國專利法 371條（C)類似中國舊專利法實施細則第101條，可稱為進入美國國家階段手續之日。371(c)條內規定的日期為國際申請案在進入美國國內審查階段時，費用、宣誓書（或聲明書）、和翻譯等文件繳交齊全的日期。

另外還有一種進入美國的方法，根據美國專利法 111條進入。。

102(e) date——美國專利法102定義了各種不符合新穎性的情況。102(e)定義的情況類似於中國專利實踐中抵觸申請的情況。但是102(e)定義的本發明完成之前，而不是本申請提出之前。根據美國專利實踐，如果發生102（e）下的情況，需證明誰先完成發明。

4、什麼是美國的臨時專利申請

美國在專利申請形式上更有別於其它國家的專利制度，包含有非臨時專利申請及臨時專利申請。本文將由小編介紹美國臨時專利申請的相關規定，美國臨時專利申請的特點。什麼是美國的臨時專利申請什麼是美國的臨時專利申請臨時專利申請(provisionalapplication)的制度依照1995年6月8日美國國會通過在烏拉圭回合談判所簽訂的協議(UruguayRoundAgreementsAct，RUAA)，美國專利商標局(，USPTO)所提交美國專利法，因而產生的一種獨立的專利申請形式。臨時專利申請規定主要涉及美國專利法的兩個條款，即第111條(b)款和第119條(e)款。美國專利法第111條(b)款指出了與臨時專利申請相關的一些條件，即建立申請日需要提供說明書和附圖；維持申請日需要在規定的時間期限內提交申請費和發明人姓名。第119條(e)款指出臨時專利申請(下文簡稱臨時專利)為申請人確立了一個優先權，其保護期限是1年，在此期限和保護范圍內，只有該臨時專利的持有人可以提出有關專利申請。但是，專利申請以臨時申請的方式提出後，必須在1年內正式向美國專利商標局提交轉換請求書，將臨時專利轉為正規申請，否則此臨時專利在1年後自動失效。正規申請的內容應包含臨時專利申請的內容和經改寫後的內容。美國臨時專利申請具有幾個特點：(1)不一定要有請求項，只需提供說明書、必要圖式及發明人姓名即可建立臨時申請的申請日；(2)不拘泥於美國專利法所制訂的說明書格式，申請人可以任意格式提出申請；(3)美國專利商標局(USPTO)接受英文以外的說明書內容，但必須符合美國專利法35.U.S.C.112第1段及35.U.S.C.1131的規定；(4)不能予以審查和授予專利權，它僅可為在一年內提交正規申請搶佔一個申請日，自其申請日起算屆滿十二個月後，依規定視為放棄並予以公開；(5)不能要求一件外國申請為其建立優先權，但根據巴黎公約可以保留國際優先權；(6)只針對發明專利(Utilitypatent)。

5、美國專利訴訟規則 判例 怎麼樣

一、美國專利訴訟聯邦地區法院規則的基本情況

自美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院於2001年1月1日最先實施專利訴訟聯邦地區法院規則以來，專利訴訟聯邦地區法院規則已經成為美國專利訴訟程序的重要組成部分。截至2013年1月1日，美國有29個聯邦地區法院已經正式實施專利訴訟聯邦地區法院規則。

專利訴訟聯邦地區法院規則主要涉及專利侵權案件和專利無效案件的訴訟程序時間安排、信息披露的要求、侵權案件及無效案件的訴訟文件的提交，以及馬克曼聽證程序的過程及時間表。需要特別指出，專利訴訟聯邦地區法院規則只是美國聯邦民事程序規則的重要補充，不能取代美國聯邦民事程序規則。

由於美國聯邦巡迴上訴法院（The United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC）對美國境內的專利上訴案件擁有排他的專屬管轄權，因此美國專利法在實體內容方面是統一的。但是從訴訟程序方面來說，不同的聯邦地區法院制定的專利訴訟聯邦地區法院規則之間可能會存在一些差異，但是這些規則只是涉及專利案件的訴訟程序問題。

二、專利侵權訴訟案件

美國大多數的專利訴訟聯邦地區法院規則都規定，自案件管理會議（the case management conference ，簡稱「CMC」）召開之日起14天至30天之內，提出專利侵權訴訟主張當事人應當將其訴訟主張送達給對方當事人。但是也存在一些例外。例如美國俄亥俄州北區聯邦地區法院的專利訴訟聯邦地區法院規則規定，根據美國聯邦民事程序規則規定提出答辯或者動議後15天之內，提出專利侵權訴訟主張當事人應當將其訴訟主張送達給對方當事人。再如美國得克薩斯州東區聯邦地區法院和華盛頓州東區聯邦地區法院的專利訴訟聯邦地區法院規則都規定，提出專利侵權訴訟主張的當事人應當在案件管理會議召開前10天內將專利侵權訴訟主張送達給對方當事人。

所有的專利訴訟聯邦地區法院規則都要求，原告（專利權人）必須在專利侵權訴訟主張中確認被侵犯的專利權利要求，同時將專利權利要求與被控侵權產品的對比表送達給對方當事人。原告（專利權人）應當確認被控侵權行為是字面侵權和/或等同侵權。多數專利訴訟聯邦地區法院規則還要求，原告（專利權人）必須告知涉案專利的優先權日，涉及美國專利法第112條規定的「手段+功能」的術語。

少數專利訴訟聯邦地區法院規則要求原告（專利權人）必須根據美國專利法第271條確認被訴專利侵權行為是哪種類型的侵權行為。對於那些涉及幫助侵權或者引誘侵權的案件來說，這樣的規定顯得特別重要。

另外，對於專利侵權訴訟主張中是否必須披露對方當事人的專利侵權行為屬於故意侵權行為，不同法院的專利訴訟聯邦地區法院規則也不盡相同。

三、專利無效訴訟案件

有關專利侵權訴訟主張的規定基本上都是針對專利權人的，有關專利無效訴訟主張的規定則基本上都是針對被訴侵權人的。因此，專利訴訟聯邦地區法院規則對專利無效訴訟主張的規定大體上就參照了有關專利侵權訴訟主張的規定。對於專利無效訴訟主張來說，所有的專利訴訟聯邦地區法院規則的核心就是要求，被訴侵權人必須披露其據以主張涉案權利要求具有可預見性和或具有顯而易見性的現有技術，同時還必須將現有技術與涉案權利要求的每項技術特徵進行對比後形成的對比表送達給對方當事人。

對於涉案權利要求的顯而易見性來說，大多數專利訴訟聯邦地區法院規則還要求，被訴侵權人必須對其所依據的現有技術的特定組合予以確認。專利訴訟聯邦地區法院規則中其他一些較為常見的規定包括提出專利無效訴訟主張的當事人必須確認美國專利法第112條規定的「手段+功能」的處理，必須提出涉案權利要求的明確性問題、可實施性問題以及書面描述的充分性問題。

進入新世紀後，美國聯邦最高法院就美國專利法第101條（可專利客體的范圍）不斷作出新的判決，因此在專利無效訴訟主張中以專利法第101條為依據提出專利無效變得越來越重要。另外，在專利無效訴訟主張中，提出專利無效訴訟主張的當事人也常常將涉案專利不具有強制性作為專利無效訴訟主張的一部分，例如專利權人的不當行為或者專利權人濫用專利權等。大多數的專利訴訟聯邦地區法院規則對此未作規定和要求，但少數聯邦地區法院的專利訴訟聯邦地區法院規則卻作了明文規定，例如伊利諾伊州北區聯邦地區法院和俄亥俄州北區聯邦地區法院。

對於專利無效披露的時間，不同的專利訴訟聯邦地區法院規則之間差別較大，例如伊利諾伊州北區聯邦地區法院規定專利無效披露的時間為專利侵權訴訟主張送達後兩周之內，加利福尼亞州南區聯邦地區法院則規定專利無效披露的時間為專利侵權訴訟主張送達後兩個月之內。

四、訴訟主張的變更

專利訴訟聯邦地區法院規則主要通過兩種方式解決訴訟主張的變更問題。一些專利訴訟聯邦地區法院規則規定了初始/初步訴訟主張和最終訴訟主張，最終訴訟主張獨立於初始/初步訴訟主張。當事人需要將這兩種訴訟主張都送達給對方當事人。另外一些專利訴訟聯邦地區法院規則則只規定了單一的訴訟主張，在某個特定時間點的訴訟主張就自動成為最終訴訟主張，當事人在該特定時間點之後可以根據特定原因再進行變更，例如為遵守法院做出的對己不利的權利要求解釋令而變更訴訟主張、為其他正當理由（good cause）而變更訴訟主張等。

五、訴訟文件的提交

在一般的訴訟中，當事人應當在什麼時間提交什麼類型的訴訟文件是一個非常重要的問題。對於專利訴訟來說，這一問題就顯得更為重要，因為專利訴訟中的很多訴訟文件都包含一些比較敏感的商業信息。同其他類型訴訟案件的聯邦地區法院規則相比，專利訴訟聯邦地區法院規則通常規定，對於某些訴訟文件，按照規定負有提交責任的當事人應當主動向法院提交，並不需要對方當事人向法院提出要求，甚至審理案件的聯邦地區法院可以依職權要求提供。至於訴訟文件中需要披露的問題，有一些代表性的條款。

對於專利侵權訴訟案件來說，例如得克薩斯州東區專利訴訟聯邦地區法院規則規定：「一方當事人向對方當事人送達其侵權訴訟主張時，應當提交足以證明涉案專利申請日之前專利所保護發明的每一項銷售或者允諾銷售的文件。」再如「可以證明涉案專利優先權日之前有關專利所保護發明的概念、實施應用、設計、開發的所有文件」，以及「每項涉案專利的申請檔案的復印件」等。

對於專利無效訴訟案件來說，例如得克薩斯州東區專利訴訟聯邦地區法院規則要求，一方當事人向對方當事人送達其專利無效訴訟主張時，該當事人應當提交「源代碼、說明書、原理圖、流程表、插圖、配方或者其他文件，足以說明專利侵權訴訟主張的對照表中被控侵權產品的構成要素的操作情況」，同時還應當提交「未出現在涉案專利申請檔案中，但在專利無效訴訟主張的對照表中確認的每項現有技術的復印件」。

在涉及故意侵權案件或者引誘侵權的案件中，律師意見的披露也是一項重要問題。很多專利訴訟聯邦地區法院規則都要求當事人在聯邦地區法院做出「權利要求解釋令」後要提交其律師的辯解意見或者提交放棄辯解權利的聲明。

六、權利要求的解釋

幾乎所有的專利訴訟聯邦地區法院規則都規定了權利要求解釋的過程及相應的時間表，具體包括術語交換的時間、提交權利要求解釋建議的時間、提交權利要求解釋簡要的時間、提交權利要求解釋共同聲明的時間以及進行馬克曼聽證程序的時間等。

有一些專利訴訟聯邦地區法院規則還對權利要求解釋中術語的數量進行了限制，最常見的規定就是最多不超過10個術語。另外一些專利訴訟聯邦地區法院規則還要求雙方當事人要盡力「減少或者解決分歧」。

對於當事人交換權利要求解釋簡要的方式，大體上可以分為同時交換和先後交換，其中先後交換一般都是提出訴訟主張的當事人先提交權利要求解釋簡要。在交換權利要求解釋簡要方面，最為特殊的就是伊利諾伊州北區專利訴訟聯邦地區法院規則。該聯邦地區法院規則規定，被訴侵權人應當首先提交權利要求解釋簡要，因為專利權人所主張的權利要求的解釋很可能就是「平常意義」的解釋。

6、美國的知識產權申請和審查制度是怎樣的

1、 發明專利（utility patent）：美國專利法中規定，凡是發明或發現新穎且具有實用的方法、機器、產品、物質組合物，或者對已知物質的新用途，或者是對現有技術的進一步改進，都屬於美國專利法所要保護的客體，其保護年限為申請日起二十年。

2、外觀專利（design patent）：外觀設計專利保護針對產品的新的、原創的和裝飾性的外觀設計。其保護年限為注冊日起十四年。  

 3、 植物專利（plant patent）：植物專利保護為以無性或有性繁殖方式復制出的新且獨特的植物新品種。其保護年限為申請日起二十年。

(1) 提交途徑

 申請人可通過巴黎公約途徑、專利合作條約（PCT）途徑以及直接向美國專利商標局遞交三個途徑提交美國專利申請。  申請所需文件及具體要求請參見美國申請實務指引

 (2) 專利申請流程簡介

由發明人、企業或其授權的人提交申請 → USPTO受理部門接收，給出申請號 → 由申請部進行形式審查並確定申請日同時完成文件處理和數據採集 → 分類 → 按分類號將申請分配到審查部門進行審查：形式審查和檢索 →實質審查 → 申請人答復 → 再次審查 → 做出最終決定等內容 → 對決定不服的可向專利申訴和權利沖突委員會提出上訴。 各流程具體情況請參見美國申請實務指引

1、 臨時申請（Provisional Application）

 可稱之為國內優先權，臨時申請不可直接獲得授權，但可自申請日之日起 12 個月之內變更為正式申請或者在12個月之內申請正式申請時主張該臨時申請的優先權。

 2、信息披露義務（Information Disclosure Statement ，IDS)

據相關法律與實踐，美國專利商標局處理專利申請時，要求專利申請人承擔對該專利涉及的所有在先技術的告知義務。

 3、繼續申請（Continuation Application）

以原申請案為基礎，在不修改發明實質內容的原則下，修改專利保護范圍而提出的申請為繼續申請。

 4、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）

 原申請案為基礎，部分修改發明實質內容而提出的申請稱為部分繼續申請。

 5、美國專利再頒申請

 再頒申請的核心是允許專利權人在從專利正式授權日開始的兩年之內重新啟動該申請的審查來獲得保護范圍相對於原授權保護范圍加以調整的權利要求。

6、美國專利申請的加快審查途徑

 在美國申請專利是一個較長的過程。近些年來，為了加快審查，美國專利商標局推出了一系列的加快審查程序，以緩解案件積壓壓力，包括加速審查、優先審查、專利審查高速路等途徑。 

 按照美國專利法的相關規定，如果出現下列情況之一，則該專利申請不能被授予專利權：

1. 重復授權

根據美國專利法第101條以及美國專利審查程序手冊第804節的相關規定，同樣的發明創造只能被授予一項專利權。

2. 不屬於專利法保護的客體

 不能被授予專利權的客體包括但不限於，人體器官、自然規律、物理現象、抽象概念、數學方法以及自然界以自然狀態存在的物質。在我國一些不能被授予專利權的客體，例如，計算機軟體、商業方法、動物以及疾病的診斷與治療方法等，在美國都是可被專利法保護的客體。

3. 不滿足美國專利法第112條相關規定

 （1）說明書應該對發明創造作出清楚、完整的說明，以所述技術領域的技術人員能夠實現為准，並且在說明書中需要公開實施該發明創造的最佳實施例；

 （2）說明書中應該包括一個或多個該專利申請所要求保護的主題及其范圍；

 （3）對於用功能性技術特徵限定的權利要求，在說明書中應詳細披露實現該功能的具體結構，材料或與之等同的描述。

 4. 不滿足新穎性的相關要求

 如果有下列情況之一，將無法獲得專利權：

（1）在申請日之前，該發明創造權利已經獲得專利，或在出版物中已有描述，或者公開使用、銷售或者以其他方式為公眾所知；或者

（2）該發明創造在根據第151條所授予的專利中，或者在根據第122（b）條而公開或者被視為公開的專利申請中已有描述，而在此情況下，該專利或專利申請的署名為其他發明人，且在該發明創造的申請日之前已經有效提出申請。

5. 不滿足創造性的相關要求

 一項發明，雖然滿足新穎性的相關要求，但申請專利的內容與其已有的技術之間的差別微小，以至在該項發明完成時對於本領域技術人員而言是顯而易見的，則不能取得專利。

6. 信息披露義務

根據美國專利法實施細則37CFR 1.56款，每一個參與專利申請的人都有義務向美國專利商標局披露與專利性有關的信息，只要還有權利要求在審查中，該義務就存在，如果對專利局或企圖對專利局有欺騙行為，或不懷好意或故意違反信息披露義務，則不授予專利。 

 美國專利商標局主要承擔專利的審查、公開等事務性工作。美國專利商標局每年接收到來自各國的專利申請並且申請數量呈逐年遞增趨勢。

1. 申請量及待審周期數據

2、復審和無效程序

 在美國，第三人對專利權提出無效有兩種途徑，一是在專利侵權訴訟中直接向受理法院或美國國會貿易委員會提出專利無效宣告申請；二是向美國專利商標局的專利審判上訴委員會提出專利無效宣告請求。可利用以下程序對一件專利宣告其全部或部分無效。

（1）單方復審程序

第三方自專利授權之日起，可以該專利被出版物公開為理由提出無效請求，涉及的無效理由僅限於新穎性和創造性。

（2） 專利授權後復審程序（post grant review）

 第三人只能在專利被授權後的九個月內提請該程序。涉及的無效理由可以是任何美國專利法中規定的無效理由。此程序僅適用於申請日（包括優先權）在2013年3月16日之後的專利。

（3） 雙方復審程序（inter partes review）

 第三人只能在專利被授予權利之日起的九個月之後才可以提請該程序，而且需在專利授權後復審程序終止之後才能申請啟動此程序。該程序適用於美國發明法案（AIA）生效日之前或之後授予的所有專利。雙方復審程序也只能以公開出版物作為證據。 

 美國商標申請的基礎在於使用，這種使用分為實際使用和意向使用。後者需要在通過核准通知之後的6個月內提供使用證據。商標的權利期限為10年。  

 商標申請程序主要包括申請、審查、異議程序。在異議程序中設置有搜證、質詢等環節。 

 在美國，版權登記雖然不是權利人獲得權利的前提，但卻是權利人提起訴訟的前提。

7、高分求鄭成思 第二版知識產權法 讀書筆記

最近集中時間和精力在研讀《美國知識產權法》，李明德先生著。
已故鄭成思先生語：這是一步讀懂了美國判例而寫就的一本美國知識產權法教科書。
在青島科技大學舉辦的《科技法和知識產權前沿性戰略問題研究》的研討會上，有幸聆聽了李先生的講座，受益匪淺。
1、專利權的客體
美國專利法第101條規定：凡發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、產品、物質合成，或其任何新穎而實用之改進者，可以按照本法規定的條件和要求獲得專利。所以知識產權的客體包括：方法、機器、產品和物質合成。
方法是指方法、技藝或者方式包括對已知方法、機器、產品、物質合成和材料的新的使用。（美國專利法100條）
轉基因的微生物是一種人造的產品，而非自然存在的東西，因而可以作為產品或者物質合成受到保護。（查克拉巴蒂案）
2、新穎性
判斷新穎性說採取的是單一來源（single source）原則,判定一項發明是否具有新穎性，是以該項發明與一項「現有技術」相比較，而非兩件或者更多的現有技術。（待續）

8、美國專利商標局對於專利申請最常見的駁回理由通常是什麼？

發明人在專利申請的整個過程中會因多種原因被美國專利商標局駁回專利申請。美國專利法中的第101條可授權客體（即專利發明不是專利保護的客體）、第102條新穎性（專利發明不具有新穎性）、第103條非顯而易見性（專利發明不具備非顯而易見性）、第112條（a）說明書（專利不符合充分說明發明、實施發明的規定）和第112條（b）表達清楚（發明人沒有利用權力要求來限定其要求保護的發明的界限，以使得公眾能夠容易地分辨發明人合法權利的界限。）都可作為駁回理由。

如上圖所示，過去十年第一次核駁過程中最普遍的駁回理由就是第103條非顯而易見性，佔66%，其次是第102條新穎性，佔38%。最不常見的駁回因素就是第101條可授權客體，僅佔6.1%。需要注意的是，所有駁回原因百分比相加並不是百分之百，因為每次駁回可包含多個因素。

為什麼因非顯而易見被駁回的專利申請最多？

美國專利法第103條規定，專利發明必須明顯不同於現有技術(prior art)。因此若專利申請因非顯而易見性被駁回意味著發明是顯而易見的。非顯而易見性具有主觀性。判定專利是否具有非顯而易見性的有效方法就是找一個一般技術人員，發明在申請專利時其程度對所屬技術領域的一般技術人員是否是顯而易見的？盡管法庭法採用了這個方法，但還是存在爭議，因為技術背景對判決結果有很大影響。專利完成時間不同，處於不同的技術水平背景中，非顯而易見性判定的現有技術和一般技術人員的水平都可能會不同。

申請人應如何應對申請被駁回？

由非顯而易見性被駁回的專利申請，申請人有很多方法應對第一次核駁，比如請求繼續審查、訴願、會談或者幾種方法兼有。下面我們先看下所有對因非顯而易見性被駁回的專利申請採取的回應方法，再決定選擇哪種方案。由於應對專利駁回的方法是多樣的，因此不能確定大家優先選擇哪種方法應對，但可以確定的是這些回應都是在申請被再次駁回或者專利被授予之前作出的。

在回應第一次核駁時，絕大多數申請人選擇提交繼續審查請求，所佔比例為56.6%，選擇會晤和訴願的申請人所佔比例很小，分別為6.9%和9.3%。選擇繼續審查請求和會晤相結合的方法的申請人，佔比也很小為9.3%。包括棄權在內的其他應對方法佔到了17.9%。

怎樣才算成功應對專利駁回？

一些專利申請第一次駁回理由是非顯而易見性，一些情況下專利雖然沒有被授予專利權但是在第二次駁回時不涉及非顯而易見性，這就可以說我們成功了。」比如，第一次駁回是因為非顯而易見性和可授權客體，申請人做出回應後，出現第二次駁回卻因為僅僅因為可授權客體，駁回理由中沒有了非顯而易見性，這就說明應對成功了。

如圖4所示，訴願是回應第103條核駁的最有效的方法，其次是會晤。最無效的回應是提交繼續審查請求。繼續審查請求加上會晤的方法稍微提升了成功概率。雖然提交繼續審查請求是應對第103條核駁最常見的方法，事實證明這個方法的成功率最低。當然究竟哪種方法最有效還要該專利案件的審查員。一些申請人看到美國專利商標局的審查員和技術中心的整體情況時，很多申請人都會跳過繼續審查請求直接進入訴願程序。

答案來源：美國專利局常見的專利申請駁回理由有哪些？

9、美國的專利收費是多少？

美國發明專利申請費用包括3部分：
(1)美國發明專利申請官費：
費用名稱　美元　小實體（如適用）　微實體（如適用）
發明專利申請費 280 140 70
發明專利申請費-電子提交 280 70 70
獨立權利要求超3項 420 210 105
權利要求超20項 80 40 20
多重附屬權利要求 780 390 195
檢索費 600 300 150
審查費 720 360 180
領證費 960 480 240
(2) 美國專利代理事務所費用，其中美國專利代理人費用按300-700美元不等；
(3) 中國專利代理事務所費用，一般為每件5000左右
一般說來，一件普通美國發明專利需花費5.5萬人民幣左右。
一、美國專利的特點
美國的專利申請受理單位是美國專利商標局（USPTO）。與中國、日本及歐盟的專利制度不同，美國的專利體系與其他主流專利體系相去甚遠。美國專利主要有以下特點：
（1）先發明原則：所謂先發明原則是指同樣的發明創造的專利權授予最先作出發明的人。它與先申請原則截然不同，後者規定同樣的發明創造的專利權授予最先提出申請的人（自然人或法人）。當今世界上只有美國和菲律賓採用先發明原則，而其他專利局均採用先申請原則。
（2）專利類型不同：中國專利的類型包括發明、實用新型和外觀設計三種，而美國專利的類型包括實用專利（Utility Patent）、植物專利（Patent for Plant）和外觀設計（Patent for Design）。需要注意的是，美國的Utility專利絕不是中國的實用新型專利，而是除了植物專利和外觀設計之外其它專利的統稱。
（3）可獲得專利保護的主題類型的范圍不同：美國專利法第101條規定：任何人發明或發現任何新的且有用的方法、機器、產品、或物質的組分、或對它們的任何有用的改進，都可以因此而獲得專利權，只要其符合授權的條件和要求。包括中國專利局在內的絕大多數專利局都不保護軟體、商業方法和互聯網方法，唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。美國的專利法也保護動植物新品種。
（4）實質審查與臨時申請：與中國不同，美國的正式專利申請，無論是Utility專利、植物專利、還是外觀設計都要受到實質審查。其中Utility專利的審查時間一般為2～3年，外觀設計的審查時間一般為一年半左右。
（5）臨時申請：USPTO於上世紀末推出臨時申請（Provisional Application），對這種臨時申請不進行審查，但在一年內必須轉成正式申請，或者以此臨時申請為優先權提出新的正式申請。由於不對臨時申請進行審查，所以臨時申請的要求比較低，發明人可以在發明沒有完善的情況下提出臨時申請，在一年內完成了發明後再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年後沒有再提出正式申請，則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。
（6）保護期限：美國Utility專利的保護期限是自申請日起20 年，美國外觀設計專利的保護期限是自核准日起14年。
（7）申請人：美國的專利制度規定專利申請人必須為發明人，因此，如果是公司申請專利，在申請的同時就必須辦理轉讓，即簽署轉讓合同。
二、專利申請程序
提交美國專利申請後，在兩個月左右，將會取得受理通知書。
在取得申請日後，在一年半左右將會有審查結果，該審查結果包括：准予專利（Allowance）與駁回專利（Rejection）。
申請人對於美國專利局發出的核駁通知書，通常會有兩次答辯的機會，例外的可能會有三到四次。第一次核駁通知書叫 「First OA」, 最後一次為 「Final OA」。
如果Final OA仍然沒有通過，官方會發出一份建議性答辯通知書，即 「Adversary Response」, 針對這種通知書是不需要做出答辯的，其功能類似於中國的駁回通知書。這時候，我們可以再提出繼續審查請求（即RCE），與答辯不同，提出RCE的時候可以對權利要求做出修改。
最後，申請一經核准，申請人須先支付領證費用，才可於核准日後3～4 個月左右收到專利證書；若未在期限內繳納領證費，則該申請將視同放棄。
三、專利維持
美國專利的年費繳納與中國專利的年費繳納有很大區別，美國Utility專利的年費只須繳納三次，須分別於公告日起第三年半、第七年半及第十一年半繳納，美國外觀設計是不需要繳納年費的；而中國的三種專利都需要繳納年費，並且每年都要繳納。